Marchio

Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa (la marca) da quelli delle altre e ad essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolareVictoria de Grazia, L'impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo, cap. 4 L'immagine di marca. Come il marketing si è imposto sul mercato, trad.Andrea Mazza e Luca Lamberti, Torino, Einaudi, 2006, ISBN 88-06-18047-9.

La registrazione del marchio ha durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, salvo il caso di rinuncia del titolare, può essere rinnovata prima della scadenza dei 10 anni, fino a quando si continua a pagare la registrazione del marchio. In Italia esso è disciplinato dall'articolo 7 all'articolo 28 del codice della proprietà industriale.

Per essere precisi ci sono due tipi di marchio: marchio registrato, in virtù del processo di registrazione dinanzi ad un ufficio preposto, che gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, e il marchio di fatto, cioè il fatto stesso di utilizzare un marchio per identificare dei prodotti o servizi offre una certa tutela, seppur molto più limitata di quella del marchio registrato.

Fonti giuridiche Le fonti di diritto che regolano la disciplina del marchio di impresa sono le seguenti.

Fonti nazionali

Codice civile, artt. 2569Art. 2569 del Codice Civile - 2574Art. 2574 del Codice Civile. Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche), artt. 7Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale - 28Art. 28 del Codice della Proprietà Industriale.

Fonti dell'Unione europea

Direttiva 2004/48/CEDirettiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Direttiva 2008/95/CEDirettiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Direttiva 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Regolamento CE n. 207/2009Regolamento CE 207/2009 del Consiglio del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Regolamento CE 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009). Regolamento CE 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009). Regolamento CE 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Fonti internazionali

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (come successivamente modificata). Trattato sul diritto dei marchiTrattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994.

Caratteristiche

Domanda di registrazione La domanda di registrazione è descritta all'articolo 15 del CPI:

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Classificazione dei marchi Basandoci sugli elementi da cui è composto, possiamo distinguere i marchi in:

Marchio denominativo - composto esclusivamente da parole Marchio figurativo - composto da figure e/o rappresentazioni di oggetti reali o immaginari Marchio misto - composto da parole e da elementi figurativi Marchio di forma o tridimensionale - costituito da una forma particolare ed originale del contenitore del prodotto, della sua confezione o del prodotto stesso Marchio a motivi ripetuti Marchio di posizione

Sono inoltre stati recentemente introdotti i marchi di movimento, sonori, multimediali e olografici. Si attendono le circolari esplicative con le informazioni necessarie per un corretto deposito.

Tutela Facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

Diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi

Requisiti

Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti di tutela: Originalità (art. 13c.p.i): deve avere carattere distintivo. Deve cioè essere composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato. Non possono pertanto essere utilizzati come marchi: a. le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, scotch drink per una bevanda a base di whisky); b. le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, come la qualità, la quantità, la destinazione e (ad eccezione dei marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto (ad esempio, non si usa l'espressione “brillo” come marchio per prodotti lucidanti); c. i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “lusso”. Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi solo se la lingua non è conosciuta in Italia o se le parole straniere non sono note nel loro significato al consumatore medio italiano (ad esempio, venne negata la registrazione del marchio Matratzen per materassi e simili). Inoltre il requisito di originalità è rispettato quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcuna relazione con il prodotto contraddistinto. È infine possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso (ad esempio, “Amplifon” per apparecchi acustici). Verità (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i): il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi". Ciò non significa che il marchio svolga funzione della qualità del bene. Ad esempio, è stato ritenuto ingannevole il marchio New England per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia. Novità (art. 12 c.p.i.): non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione. Non deve essere ingannevole rispetto ai segni distintivi già utilizzati legittimamente da un concorrente. Non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Il requisito di novità è un aspetto complementare ma distintivo rispetto all'originalità. Il marchio “aeroplano” per calzature è certamente originale però non è nuovo se già registrato come marchio per calzature da un altro imprenditore in quanto crea confusione fra i consumatori. È importante, nel verificare il requisito di novità di un marchio, prendere in considerazione i marchi detti celebri o rinomati. La figura del marchio rinomato viene introdotta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi e adottata in seguito da vari ordinamenti nazionali (art 20, 1° comma, lett.c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale), oltre che dalla normativa europea (articolo 5, 3° comma, lett.a) della Direttiva UE 2015/2436). Non sono previsti criteri particolari che assegnino lo stato di rinomanza a un marchio. L’assegnazione dello stato di rinomanza viene decisa singolarmente su ogni caso, basandosi sull’ampiezza della presenza del prodotto sul mercato, la conoscenza che ne ha il consumatore medio, l’entità di investimenti pubblicitari in termini di qualità e quantità e garantisce una tutela ultramerceologica. Perché un marchio non ottenga il criterio di novità dunque è sufficiente che il grado di somiglianza ad un marchio celebre, senza alcun limite di affinità di prodotto o servizio, abbia come effetto che i consumatori stabiliscano un collegamento tra i due (Corte di Giustizia UE, 23.10.2003, C-408/01). La legge interviene a favore dei marchi celebri per evitare che “l’uso del segno non autorizzato crei indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore” (art.12, 1° comma, lett. f c.p.i) e per evitare che l’uso del segno possa recare pregiudizio al titolare del marchio che gode di notorietà, ad esempio nell’associazione del marchio per contraddistinguere prodotti di qualità scadente. Liceità (art. 14 c.p.i.): non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10 c.p.i.), ovvero segni lesivi di altrui diritti. In particolare, non possono essere registrati come marchi i ritratti di persona senza il consenso dell'interessato (art. 8, 1° comma, c.p.i.). E il consenso dell'interessato è necessario anche per poter usare come marchio il nome di persona che ha acquistato di notorietà (ad esempio un calciatore o un'attrice).

Il difetto dei requisiti sopra esposti comporta la nullità del marchio (art. 25 c.p.i.), che può riguardare anche solo parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Stemmi Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Nullità e decadenza Il marchio è nullo: se manca di uno dei requisiti sopra elencati; se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.